作者：沈愷 實習律師、專利工程師
在侵害外觀設計專利權糾紛案件中，有時會涉及到“功能性特征”的概念，如最高人民法院的指導案例（2015）民提字第23號，以及最高人民法院的公報案例（2012）行提字第14 號，都涉及到外觀設計的“功能性特征”界定。人民法院認定外觀設計是否相同或者近似時，一旦認定某項設計特征主要由技術功能決定，對該項設計特征應當不予考慮。所以，如何理解外觀專利中的一項特征是否為“功能性特征”，對法院在被訴侵權行為的認定上有重要的影響。
不同于發明或實用新型專利，外觀專利不存在權利要求書，所以侵害外觀設計專利權糾紛的案件對于一項特征是否為“功能性特征”的理解無法建立在語言描述的基礎上，而是建立在對被訴侵權產品的技術理解的基礎上。因此，在對外觀專利領域的“功能性特征”的界定上，存在不完全一致的情況。不僅如此，該“功能性特征”與我們較為熟悉的權利要求中的“功能性特征”如何區分，仍然存在著誤區。針對這些概念和運用的認識偏差，筆者結合案例對“功能性”的界定因素作了進一步的分析，并從原告、被告的角度分別論述了“功能性特征”的主要效果，以理清在不同案情下使用“功能性特征”論述的作用和局限。
要準確理解某項特征是否為外觀專利中的“功能性特征”可分為三步。第一，什么是“功能性特征”。第二，外觀專利中的“功能性特征”與發明或實用新型專利中的“功能性特征”，兩者之間如何區別。第三，某項特征是否屬于“功能性特征”對案件有什么意義。
首先，什么是外觀設計專利權糾紛案件中的“功能性特征”？根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（下稱專利法司法解釋二），“功能性特征，是指…通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征”。作字面解釋可以理解為功能性特征是技術特征。進一步的，結合外觀專利的定義，可具體理解為，在結合顏色、形狀和圖案作出的富有美感的工業設計中，功能性設計是具有技術功能或者技術效果的特征。以上理解給出兩層啟示：第一，外觀設計中存在技術考量；第二，外觀設計專利中除了外觀特征之外，也包括技術特征，即使這些技術特征是隱藏在外觀設計專利產品內部的。對于第二點，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（下稱專利法司法解釋一）第十一條詮釋為“人民法院認定外觀設計是否相同或者近似時…主要由技術功能決定的設計特征…應當不予考慮”，間接的將“功能性特征”歸入由技術屬性主導的“設計特征”。那究竟功能性特征是專利法司法解釋二中所稱的“技術特征”，還是專利法司法解釋一中所稱的“設計特征”呢？下文將作進一步分析。
其次，如何區分發明或實用新型專利中的“功能性特征”與外觀專利中的“功能性特征”。不妨結合例子從發明或實用新型專利中的“功能性特征”著手?！癆，用于翹起地球”與“B，用于打洞”兩個權利要求，假若兩種情況都沒有更進一步的結構、組分、步驟、條件或其他關系的解釋，那么，這兩個權利要求僅包含純粹的“功能性特征”。這是比較容易理解的。而外觀專利中的“功能性特征”并不這么直截了當。我們用一個故事來分析。三萬年前，山頂洞人甲和乙用碳灰在洞穴繪制壁畫，分別設計出圓形的和橢圓形的車輪，并申請了外觀專利（是的，我們假設彼時已存在專利制度。事實上，無論在哪個年代，我們的認知都是有限的、發展的，所以用什么年代的例子并不重要）。此時，山頂洞人的知識和認識有限，圓形并非人們已達成共識的車輪形狀，甲和乙也并非因為了解幾何特征而將車輪設計為圓形和橢圓形，僅僅因為在諸多形狀中對圓形和橢圓形情有獨鐘。此時，圓形車輪和橢圓形車輪的形狀都不含技術考量，而是純粹的外觀特征，并非“功能性特征”。倘若甲抗議乙侵權，乙抗辯稱橢圓形同樣是對美的追求，是創造，很可能得到廣大山頂洞群眾的支持。而如今，倘若有人設計出一款與外觀設計專利的顏色和圖案一模一樣的、但形狀是橢圓的輪胎，并稱“車輪的輪廓形狀是外觀特征”，沒有技術考量，不是技術特征，就未必能得到多數現代人的支持了。但假設乙設計的橢圓輪子安裝在旱冰鞋上有助于在石子路面上或其他凹凸不平的面上更平穩的行進，那么很有可能該橢圓形輪子的設計既是外觀特征，又是技術特征（或者說功能特征）。
由此不難看出，工業外觀設計的特征，至少存在兩種屬性，即技術屬性與外觀屬性。這也符合工業設計領域的實際情況，幾乎任何產品的外觀設計通常都需要考慮兩個基本要素：功能因素和美學因素。功能因素貢獻技術屬性，美學因素貢獻外觀屬性?？梢哉f，大多數產品都是功能和外觀的結合。就某一外觀設計產品的具體某一設計特征而言，具有功能性和美感的雙重需求，是兩者妥協和平衡的產物。跑鞋公司不僅在其跑鞋中加入高科技含量的氣墊，還將其設計為透明的，使其更為美觀；Thermos保溫杯的杯蓋設計，兼具美觀和防漏保溫技術；筆記本電腦屏幕的窄邊框設計，使得屏幕的有效面積增大同時整體外觀更小巧。兼具外觀與技術的設計特征比比皆是。只有在特殊的情形下，某種產品的某項設計特征才可能完全由外觀或者技術所決定。比如說，由于技術受限，只能設計成圓形；或由于不涉及技術，設計外觀不受限制；更多的情況介于這兩極之間。外觀和技術妥協和平衡過程中，設計特征的外觀屬性越強，對于整體視覺效果的影響可能越大一些，反之，技術屬性越強，對于整體視覺效果的影響可能越小一些。隨著技術的進步和審美的發展，這種過程是動態的、主觀的以及比較的?？傊?，正如以上橢圓輪子的例子所反映的，設計特征的外觀和技術屬性在兩萬年前和如今可能截然不同，最終需要結合具體情況進行綜合評判。絕對地區分技術特征和外觀特征在大多數情況下是不現實的。判斷外觀專利中的某一特征是否為“功能性特征”，更多取決于該特征的外觀屬性是否被技術屬性稀釋，以至于該特征由技術屬性主導。
外觀屬性和技術屬性普遍共存，如何認定兩者由誰主導呢？最高人民法院在(2015)民提字第23號指導性案例的民事判決書中對涉案專利的一特征是否為“功能性特征”有如下論述，“具體到一項外觀設計的某一特征，大多數情況下均兼具功能性和裝飾性，設計者會在能夠實現特定功能的多種設計中選擇一種其認為最具美感的設計，而僅由特定功能唯一決定的設計只有在少數特殊情況下存在”。最高院在肯定大多數外觀設計兼具功能性和裝飾性這一理解的同時，對結合實際情況如何認定“功能性特征”（技術特征）進行了分析。具體地，最高人民法院認為“涉案授權外觀設計與被訴侵權產品外觀設計的區別之一在于后者缺乏前者在手柄位置上具有的一類跑道狀推鈕設計…只要在淋浴噴頭手柄位置設置推鈕，該推鈕的形狀就可以有多種設計。當一般消費者看到淋浴噴頭手柄上的推鈕時，自然會關注其裝飾性，考慮該推鈕設計是否美觀，而不是僅僅考慮該推鈕是否能實現控制水流開關的功能?！?，由此認定涉案專利的“推鈕”設計特征不是功能性特征。這有兩層含義，首先，有無出水推鈕對淋浴噴頭整體美觀的影響能自然受到消費者的關注，因此推鈕設計的外觀屬性較強，無法被技術屬性稀釋；其次，“該推鈕的形狀就可以有多種設計”，換句話說，為實現“控制水流開關的功能”，并非只存在有限種設計方案，更不是涉案專利中呈現的僅此一種，其外觀不是由技術主導的。當被訴侵權產品上缺乏該推鈕時，其設計與涉案專利產品之間產生了強烈的反差，從而產生了整體視覺效果上的顯著差別。本案中，當涉案專利產品具有某個特征，而被訴侵權產品缺乏該特征時，最高人民法院在認定此功能是否為功能性特征的態度可見一斑。那么，當涉案專利產品和被訴侵權產品均具有對應的某個設計，但不完全相同時，又如何認定呢？接下來的最高人民法院另一個案例給出了更多啟示。
最高人民法院在（2012）行提字第14號公報案例（外觀設計專利無效行政案）的行政判決書中對兩個區別特征是否為功能性特征有如下說理，首先，“（針對區別特征一）基于本案現有證據，無法確定在先設計產品是雙軸可旋轉的編程開關，亦無法確定其矩形凹槽用于與旋鈕配合實現調節信號輸出。專利復審委員會關于在先設計在中間環形軸上設置缺口是為了實現不同的信號控制功能，區別特征一是功能性設計特征的主張依據不足，本院不予支持”。由此可見，在外部的矩形凹槽外觀特征和內部的調解信號輸出的技術特征之間存在強因果關系上，法院認為并不是一般消費者可以認知的，故沒有支持區別特征一是功能性特征的主張。根據“誰主張誰舉證”的原則，主張某特征為功能性特征（技術特征）的一方承擔舉證義務以及舉證不能的后果。其次，“區別特征二，本專利和在先設計兩者下部的引腳位置不同”，“引腳的數量與位置分布是由與之相配合的電路板所決定的，以便實現與不同電路板上節點相適配。在本專利產品的一般消費者看來，無論是引腳的位置是分布在底座的一個面上還是分布在兩個相對的側面上，都是基于與之相配合的電路板布局的需要，以便實現兩者的適配與連接，其中并不涉及對美學因素的考慮”，因此區別特征二對本專利產品的整體視覺效果并不產生顯著影響。從以上最高人民法院的說理可以看出，法院認為，從電路板布局與引腳的位置的因果關系中，推斷出引腳的位置并不以美學因素為考量、而以技術考量為主導的結論，是在一般消費者的知識水平和認知能力范圍內的，由此作出區別特征二是技術特征的認定。該認定基于一個重要的原則，即對技術特征的判斷，不在于外觀特征的可選擇范圍是否客觀上（技術領域的設計者能想到的）受技術限制而減少或喪失，而在于外觀設計產品的一般消費者主觀判斷（“看來”）該外觀特征是否由特定內在技術特征所限定，因而弱化了對該設計特征是否具有裝飾性和美觀的考慮。
筆者在此基礎上進一步分析，當考慮技術和外觀之間的因果關系時，設計空間較大、可選擇的設計方案較多的，特征之間的區別較不容易被注意到；設計空間較小、可選擇的設計方案較少的，特征之間的區別更容易被注意到。這也是符合專利法司法解釋二第十四條的規定的。這里進行區別的主體是假想的“一般消費者”，“看來”或“注意到”應作“發現并理解”詮釋。只有當消費者在發現的基礎上進一步理解了某特征的技術屬性和外觀屬性之間的關系，才有可能作出“并不涉及對美學因素的考慮”的判斷。
這也就是說，在進行某個特征是否是功能性特征的判斷之前，首先要明確判斷對象：是某個產品，還是產品的某個部件，或者是某個具體、特定的特征，比如輪子的尺寸、大小，手柄彎折的弧度、引腳的位置、部件與部件之間的連接方式等。這取決于授權專利和被訴侵權產品比對后歸納出的區別特征。并且，該設計的設計空間大小對比對結果也會產生影響。當該特征的設計空間較大時，“一般消費者”有較大的比對空間，命中率“較低”，在其知識和認知范圍內，“發現”該特征存在區別，并且“理解”該區別是由技術決定的可能性較小。反之，則“一般消費者”有較小的比對空間，“命中率”較高，更容易“發現并理解”該特征由技術所決定。比如，直升飛機的螺旋槳一般都位于機艙的上方。若是“一般消費者”發現一種直升飛機的螺旋槳位于機艙的下方、機翼上，或者一種缺乏螺旋槳的直升機，則很容易“理解”該區別特征是由技術因素所決定的，而不是美學因素。
至于“一般消費者”應該在何時、何種情況下“發現并理解”，筆者認為，并不應有嚴格的時間范圍或情景的限定。既可以是決定購買的那一刻，也可以是購買并使用后，還可以是購買、使用并比對過不同產品后。也就是說，但凡是“一般消費者”在沒有收到外界提示的情況下，通過與產品的接觸，有可能意識到某特征的功能和外觀之間的因果關系的，即滿足了“看來”和“注意到”的要求。即便是在被問及該特征時意識到，也屬于“一般消費者”自身的“發現并理解”。若要求“一般消費者”在選購時或其他更為苛刻的情景下意識到這一點，是既不合理也不現實的。退一步講，要求專利審查員在審查外觀設計專利時，判斷出每個可能的技術特征也是不現實的。這是因為判斷外觀特征與技術特征是否存在因果關系并不在審查的范圍內。實務中，技術特征往往是在有針對性、目的性的比對中產生的。
回顧專利法司法解釋一第十一條第一款：“人民法院認定外觀設計是否相同或者近似時…對于主要由技術功能決定的設計特征以及對整體視覺效果不產生影響的產品的材料、內部結構等特征，應當不予考慮”。也就是說，盡管外觀設計中不可避免的存在多多少少的技術考量，但當也僅當技術特征占主導地位時，該特征無需進行評定，即將此特征剝離了侵權比對的范圍。對原告而言，如果設計特征的功能性太強，被認定為“功能性特征”排除在侵權比對的范圍之外，盡管會使被訴侵權產品更容易落入專利保護范圍，但同時也自愿放棄了該設計特征的外觀屬性。在判斷專利權有效性時，若無法區別于現有設計，將增大被認定無效的風險。因此，當部分設計特征被認定為功能性設計特征時，該外觀設計專利權的穩定性也遭到削弱，反而可能為被告所用。所以，“功能性特征”是把雙刃劍，原、被告均須在實務中準確地把握和謹慎地使用這個概念。
同時，不難想象，法官在衡量主導地位的過程中將享有一定的自由裁量權。但自由裁量權也是有限的。如果過分強調外觀特征與技術特征的一一對應關系，把具有兩種或者兩種以上替代設計的特征排除在技術特征之外，則會過分縮限技術特征的范圍。假設某特征只有兩種替代方案，但被法院認定為不屬于技術特征，如此一來，外觀設計申請人可以通過對該兩種替代設計分別申請外觀設計專利的方式實現對特定功能的壟斷，不符合外觀設計專利保護具有美感的創新性設計方案的立法目的。所以，法院在行使自由裁量權時，要準確拿捏設計空間與主導地位之間的關系。多大的設計空間屬于一般消費者自然“注意到”該特征由技術因素所決定，要求法官面對一方當事人在外觀設計專利糾紛案件中提出“功能性特征”的主張時，對涉案專利背后隱含的技術也有相應的了解。